Bu yazımızda, şüphesiz dünyanın en bilinen lüks saat markalarından biri olan Rolex'in taç şekilli markasından kaynaklanan bir uyuşmazlık hakkında Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nin bir kararından bahsedeceğiz1.
Uyuşmazlığın Genel Mahkeme önüne gelene kadar geçirdiği süreçlere ve yapılan değerlendirmelere bakarak başlayalım.
Uyuşmazlık: Rolex SA ("itiraz sahibi") tarafından, her ikisi de (09 ve 37. sınıflardaki diğer bazı mal ve hizmetler yanında) 14. sınıfta yer alan "saatler" emtiasında tescilli 1456201 sayılı ve 1455757 sayılı markaları gerekçe gösterilerek Danimarkalı moda şirketi PWT A/S ("başvuru sahibi") adına 03, 09, 18 ve 35. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler ile aslında asıl inceleyeceğimiz Genel Mahkeme kararının odak noktasını oluşturan 25. sınıfta yer alan "kıyafet, ayak giysisi, baş giysisi" emtialarında tescili istenen 1263679 sayılı marka başvurusuna karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık iddiasıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ("EUIPO") nezdinde itiraz edilmiştir.
İtiraz Kurulu kararı:
Başvuru sahibi, itiraz sahibinin markalarının 09. sınıftaki mallar bakımından ciddi kullanımın ispatlanmasını talep etmişse de itirazı inceleyen İtiraz Kurulu, usul ekonomisi uyarınca öncelikli olarak itiraz sahibinin "ROLEX + taç şekli" markasının tanınmışlığı hususunu mercek altına almıştır.
Tanınmışlık sebebiyle sonraki marka tesciline engel olmak için aranan koşulları:
- İşaretlerin benzerliği,
- Önceki markanın tanınmışlığı ve
- Zarar riski
olarak belirleyen İtiraz Kurulu, itiraz konusu marka başvurusunda yer alan işaretinin başvuru sahibi tarafından aşağıdaki görseldeki biçimde kelime unsurlarıyla beraber yaklaşık 20 yıldır kullanılıyor olduğu ve bu sebeple itiraz sahibinin markasına zarar verme riski bulunmadığı iddialarını değerlendirerek itiraz sahibinin gösterdiği kullanımın yalnızca çevrimiçi ve sınırlı oranda bir kullanımı göstermesi, piyasadaki yaygınlığını gösteren başkaca kapsamlı delil bulunmamasını dikkate alarak başvuru sahibinin bu savunmasını reddetmiştir:
Akabinde İtiraz Kurulu, itiraz sahibince sunulan deliller ışığında, "ROLEX + taç şekli" markasının kol saatleri bakımından tanınmış olduğunu kabul etmiş; "ROLEX + taç şekli" markasının ve itiraza konu başvurunun görsel olarak düşük, kavramsal olarak ortalama düzeyde benzer olduğunu değerlendirmiş; ortalama tüketicilerin başvuru sahibine ait markayı görünce itiraz sahibine ait tanınmış marka ile mental bir bağlantı kurabileceğini öngörmüş ve 03, 09, 18 ve 25. sınıflardaki mallar ile 35. sınıftaki ilgili malların satışı hizmetleri bakımından itirazı kabul etmiştir. İtiraz Kurulu, itiraza konu marka başvurusunun kapsamında yer alan 03. sınıftaki kozmetikler, 09. sınıftaki gözlükler, 18. sınıftaki çantalar, 25. sınıftaki giysiler ve 35. sınıftaki perakendecilik hizmetlerinin tümünün, çoğunlukla tanınmış tasarımcılar ve üreticilere ait bilinen markalar altında lüks ürünler olarak birlikte satıldığına ve dolayısıyla lüks kol saatlerinin hitap ettiği ortalama tüketicilerin başvuru sahibine ait ürün ve hizmetler ile itiraz sahibine ait kol saatlerinde tanınmış marka ile bağlantı kurabileceklerine ve bu bağlantı nedeniyle tanınmış markanın bilinirliğinden haksız yarar sağlanabileceğine dikkat çekmiştir.
İtiraz Kurulu sonuç olarak itiraz sahibinin "ROLEX + taç şekli" markasının tanınmışlığı temelinde, itiraza konu marka başvurusu bakımından tescil engeli oluştuğu sonucuna vardığı için diğer itiraz gerekçelerini incelememiştir. Görüldüğü üzere Rolex SA'nın itirazı üzerine ilk incelemeyi yapan İtiraz Kurulu'nun vardığı sonuç, Rolex SA lehine olmuştur.
Temyiz Kurulu kararı:
İtiraz Kurulu'nun kararı üzerine başvuru sahibi, yalnızca 25. sınıf malları bakımından karara itiraz etmiş olup 03, 09, 18 ve 35. sınıflarda reddine karar verilen mal ve hizmetler bakımından İtiraz Kurulu kararı kesinleşmiştir.
Dolayısıyla Temyiz Kurulu yalnızca 25. sınıf malları bakımından itirazın kabulüne ilişkin kararın yerinde olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapmıştır. Karara itirazı inceleyen Temyiz Kurulu ise 25.08.2021 tarihli kararında, karıştırılma ihtimali bakımından yaptığı incelemede 14. sınıfta yer alan "saatler" emtiası ile 25. sınıfta yer alan "kıyafet, ayak giysisi, baş giysisi" emtialarını benzer kabul etmemiş ve taraf markaları arasında karıştırılma ihtimali olmadığına hükmetmiştir. Temyiz Kurulu bu kararında, karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirmesini yaparken özellikle mal-hizmet benzerliği konusuna eğilmiş ve 14. sınıftaki mallar ile 25. sınıftaki malların doğasının ve temel kullanım amacının farklı olduğuna, 25. sınıftaki mallar insan vücudunu giydirmeye hizmet ederken 14. sınıftaki malların kişinin kendisini güzelleştirmesi amacıyla kullanıldığına, aynı zamanda bunların rekabet ve tamamlayıcılık ilişkisinin bulunmadığına ve aynı dağıtım kanallarından dağıtılmadığına ve ilgili tüketicilerin bunların aynı ticari kaynaktan çıktığını düşünmeyeceğine ilişkin tespitlere yer vermiştir.
Temyiz Kurulu itiraz sahibinin markalarının tanınmışlığı bakımından ise Rolex SA'nın yalnızca şekil unsurundan oluşan taç şekli markasının tanınmışlığının ispatlanamadığına, bu taç şeklinin yalnızca ROLEX kelime markasıyla birlikte kol saatleri üzerinde tanınmışlığının ispatlanabildiğine karar vermiştir. Öte yandan Temyiz Kurulu, tanınmış olduğunu kabul ettiği "ROLEX + taç şekli" markası ile itiraz edilen marka başvurusunu kıyaslamış ve taraf markalarının benzerlik derecesinin çok düşük olduğunu, işitsel benzerlik karşılaştırmasının yapılamayacağını ve taraf markalarında ortak olarak yer alan "taç" şekil unsurunun methedici bir sembol olarak markalarda yaygın şekilde kullanıldığını da dikkate alarak kavramsal olarak benzerliğe çok düşük bir etkisinin olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla Temyiz Kurulu, taraf markaları bakımından karıştırılma ihtimali olmadığına ve başvurunun tescili halinde "ROLEX + taç şekli" markasının tanınmışlığının zedelenme ihtimalinin olmadığına karar vererek, süreci Rolex SA aleyhine çevirmiştir.
Genel Mahkeme kararı2:
Temyiz Kurulu tarafından verilen bu karara karşı itiraz sahibi Rolex SA, Genel Mahkeme'ye başvurmuştur ve verilen kararda karıştırılma ihtimalinin olmadığı yönündeki tespitlerin hukuka uygun olmadığını, karıştırılma ihtimalinin çağrıştırma ihtimalini de içerdiğini, taraf markalarının benzerliğinin yanında taraf markalarının kapsamında yer alan malların da benzer olduğunu iddia etmiştir. Aynı zamanda Rolex SA, Temyiz Kurulu'nun taraf markaların kapsamında yer alan malların benzerliği değerlendirmesinde malların kaynaklarının veya olağan satış yönteminin dikkate alınmadığını belirterek söz konusu malların birbirine yakın satış segmentlerine ait olduğunu ve tüketicilerin bu malları estetik amaçla bir arada almasının mallar arasındaki tamamlayıcılığa işaret ettiğini belirtmiştir.
İtiraz sahibinin Temyiz Kurulu kararını Genel Mahkeme'ye taşımasının ardından başvuru sahibi ve EUIPO, verilen kararın hukuka uygun olduğunu, mallar arasında benzerlik olmadığını, bu malların kullanılma ve tercih edilme amaçlarının farklı olduğunu, önceki tarihli markaların kapsamında bulunan malların kişisel süslenme amacıyla kullanıldığını ve itiraza konu marka başvurusunun kapsamındaki malların ise tüketiciler tarafından giyinme amacıyla kullanıldığını savunmuştur.
T-726/21 sayılı dosya kapsamında verilen 18.01.2023 tarihli Genel Mahkeme kararında, temel olarak iki odak noktası üzerinde değerlendirmede bulunmuştur:
- Malların benzerliği ve karıştırılma ihtimali hususundaki değerlendirmeler
Genel Mahkeme'nin taraf markalarının kapsamındaki malların benzer olmadığına ilişkin dayanaklarından biri, 24.03.2010 tarihli, T-364/08 sayılı 2nine-OHIM – Pacific unwear of California (nollie) kararıdır. Bu kararda ortaya konan ilke ışığında Genel Mahkeme, mücevherler, saatler ve hatta değerli taşlar ile giyim eşyalarının benzer olmadığını değerlendirmektedir.
Buna göre, "kıyafet, ayak giysisi, baş giysisi" gibi ürünlerin amacı insan vücudunu kaplamak, korumak ve süslemek iken, güneş gözlüklerinin çeşitli hava koşullarında daha iyi görmek, takıların süslenmek ve saatlerin ise zamanı görmek ve takip etmek amacıyla kullanıldığına dikkat çekilerek 25. sınıfta yer alan ürünler ile 09 ve 14. sınıflarda yer alan emtiaların benzer olmadığı değerlendirilmiştir.
Her ne kadar itiraz sahibi, markaların kapsamında yer alan malların lüks ürün segmentlerinde beraber satışa sunulduğu iddiasına bulunmuşsa da Genel Mahkeme bu savunmayı yeterli görmemiş ve malların aynı segmentte satışa sunulmasının bunların birbiriyle rekabet halinde olduğunu göstermediğini, tüketicilerin ürünlerin aynı kaynaktan geldiğini düşünmeleri için sektörde pek çok üretici ve satıcının ilgili ürünleri aynı marka altında sattığının ispatlanması gerektiğini belirtmiştir. Ek olarak Genel Mahkeme, itiraz sahibinin malların beraber sunulduğuna ilişkin herhangi bir delil sunmadığını belirtmiştir. Genel Mahkeme, malların aynı satış noktalarında, beraber sunulduğu iddiasının kabulü halinde dahi bu tür büyük mağazalarda çok farklı türde ürünün bir arada bulunduğunu ve hiçbir tüketicinin direkt olarak bu malların aynı kaynaktan geldiğini düşünmeyeceğini belirtmiştir ve bu kararını 02.07.2015 tarih ve T-657/13 sayılı BH Stores – OHIM – Alex Toys (ALEX) kararına dayandırmıştır. Bu nedenle itiraz sahibinin malların benzerliğine yönelik iddiaları kabul görmemiştir.
Buna ek olarak Genel Mahkeme tarafından itiraz sahibinin beyanlarının aksine, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve EUIPO tarafından dünya çapında sahte ürün ticaretine ilişkin olarak hazırlanan raporda, giyim ve saat ürünlerinin lüks ürün olarak nitelendirilmesinin söz konusu malların benzerliğini kanıtlamayacağının altı çizilmiş; markaların gerçekte kullanıldıkları ürünler dikkate alınarak değil mal listelerinde tescil edilmek istenen ürünler dikkate alınarak kıyaslanması gerektiği, somut olaydaki kıyas konusu markaların mal ve hizmet listelerinde bunların pahalı ve lüks nitelikli ürünler olduğunun belirtilmediğini ve dolaysıyla bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.
Sonuç olarak Genel Mahkeme, taraf markaları arasında herhangi bir karıştırılma ihtimali olmadığı sonucuna vararak Rolex SA'nın bu iddiasının haksızlığına hükmetmiştir.
2. Önceki markanın tanınmışlığının sonraki markaya tescil engeli olup olamayacağına ilişkin değerlendirmeler
Genel Mahkeme itiraz sahibinin markasının tanınmışlığı temelinde sonraki marka tesciline engel olabilmesi için, gerçekleşmiş veya gerçekleşmekte olan bir zarar olmasa bile, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama, önceki markanın ayırt edici karakterine ya da itibarına zarar verme risklerinden en azından birinin ciddi bir risk teşkil ettiğini ispatlaması gerektiğinin altını çizmiş; somut olayda Rolex'in yalnızca itiraza konu markanın itiraza gerekçe markanın tanınmışlığından haksız yarar elde edeceğini iddia etmiş olduğunu ve fakat bu iddiasını somutlaştırmak için makul bir zemin oluşturamadığını değerlendirmiştir.
Ayrıca Genel Mahkeme, Rolex SA'nın tek başına taç şeklinden oluşan şekil markasının tanınmışlığının ispatlanamadığını ve Rolex SA'nın Temyiz Kurulu'nun bu husustaki değerlendirmesine ilk kez Genel Mahkeme önündeki duruşma aşamasında karşı çıktığını belirterek yalnızca "ROLEX + taç şekli" markası bakımından değerlendirme yaptığının altını çizmiştir.
Sonuç olarak Genel Mahkeme, itiraz sahibinin "ROLEX + taç şekli" markasının tanınmışlığının itiraza konu marka tescili nedeniyle ne şekilde zedelenebileceğini, ya da ayırt edici karakterine veya itibarına ne şekilde zarar verebileceğini, gerçek ve mevcut bir zarar ortaya koymak zorunda olmasa dahi, ciddi bir risk seviyesinde ispat edemediğini değerlendirerek, Rolex SA'nın tanınmışlığa ilişkin itirazını da haksız bulmuştur.
Değerlendirmelerimiz:
Genel Mahkeme önüne getirilen bu uyuşmazlıkta verilen kararda, tanınmış markaların itirazlarda her zaman 1-0 önde olduğu varsayımının haksız çıktığını görüyoruz. Zira markanın tanınmışlık statüsünün ispatlanmasının yanı sıra, Genel Mahkeme'nin genel uygulamasıyla paralel şekilde bu kararında da altını çizdiği gibi, tanınmışlığın zedelenme ihtimalinin ciddi bir risk seviyesinde ortaya konulabilmesi için tanınmış marka sahiplerinin belli bir somutlaştırma ve gerekçelendirme yükü de bulunuyor. Ancak somut olayımızda Rolex SA'nın tanınmışlığa ilişkin itirazının "iddia" seviyesinde kaldığı, tanınmışlığın zedelenme ihtimaline, haksız yararlanma ve markanın sulandırılması ihtimaline yönelik ileri sürülen beyanların somutlaştırılmadığı değerlendirildiğinden, Genel Mahkeme'nin tanınmış marka aleyhine bir sonuca varmış olması çok da şaşırtıcı değil.
Belki EUIPO ve Genel Mahkeme uygulaması kadar katı olmamakla birlikte, TÜRKPATENT ve Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerimiz de tanınmışlığa dayalı itiraz-hükümsüzlük taleplerini değerlendirirken belli bir sınırın üzerinde somutlaştırma ve ispat talep etmekte, gerekçe markanın tanınmışlık statüsünün ispatlanmasının yanı sıra tanınmışlığının somut olayda ne gibi riskler ortaya koyduğunun ortaya konmasını beklemektedir.
Yeri gelmişken, aynı markanın TÜRKPATENT nezdinde de geçmişte uyuşmazlık konusu olduğunu söylemeden geçmeyelim. Başvuru sahibi tescil ülkesi olarak Türkiye'yi belirlemiş olup TÜRKPATENT nezdinde markasını 25. sınıf malları üzerinde tescil ettirmek istemiş; Rolex SA adına yapılan itiraz karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık bakımından haklı görülerek Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından başvurunun tümden reddine karar verilmiştir ve şu anda başvuru geçersiz durumdadır. Kayıtlara göre, bu ret kararına karşı herhangi bir itiraz yoluna gidilmemiştir.
Yukarıda özetlediğimiz üzere, aslında Rolex SA'nın itirazı üzerine EUIPO İtiraz Kurulu tarafından yapılan ilk değerlendirme de Rolex SA lehine olmuştu ve başvuru sahibi EUIPO nezdinde uyuşmazlığı Temyiz Kurulu önüne taşımasaydı, belki marka başvurusunun reddine ilişkin karar ülkemizde olduğu gibi Rolex SA lehine kesinleşmiş olacaktı. Ancak uyuşmazlık daha üst seviyelere taşındıkça, elbette ki daha detaylı bir analiz yapılarak ret/hükümsüzlük sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği daha katı kriterlerle incelendiğinden, EUIPO nezdinde temyiz sürecinin devam etmesi gidişatı Rolex SA aleyhine çevirmiş gibi görünüyor.
Ayrıca kararın satır aralarında yapılan yorumlardan, değerlendirmede kilit rol oynayan bir diğer hususun da, Rolex SA'nın tek başına taç şekli markasının tanınmışlığını ispatlayıcı deliller sunamamış olması olduğunu düşünüyoruz ve bu vesileyle yazımızın başlığını da Taçsız Kral Rolex koyuyoruz.
Footnotes
1. Judgment of 18 January 2023, Rolex v PTW, T‑726/21, EU:T:2023:6
2. Judgment of 18 January 2023, Rolex v PTW, T‑726/21, EU:T:2023:6
IPR Gezgini bu içeriği 25 Ocak 2024 tarihinde yayınlamıştır.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
