Z dniem 13 listopada 2018r. USPTO wdraża standard zastrzeżeń patentowych, który obowiązywać będzie w postępowaniach weryfikacji między stronami (inter partes review -IPR), weryfikacji po udzieleniu patentu (post-grant review -PGR), metodach biznezowych (covered business method -CBM) oraz weryfikacji przed Izbą Badań i Odwołań (Patent Trial and Appeal Board -PTAB).

Tym samym USPTO wdroży jeden standard konstrukcji zastrzeżeń patentowych, który będzie miał zastosowanie nie tylko w uzyskiwaniu ochrony patentowej, ale również w postępowaniach o naruszenie patentu i unieważnieniu patentu w toku sprzeciwu.

Standard Philips jest efektem batalii sądowej w USA w sprawie PHILLIPS przeciwko AWH CORP1,
w skrócie: w interpretacji treści zastrzeżeń patentowych najważniejsze jest zwykłe znaczenie słów stosowanych w zastrzeżeniu jakie może być wywiedzione przez specjalistę w dziedzinie. Pomocne mogą być także wskazówki zawarte w opisie wynalazku, gdzie uprawniony z patentu może zawrzeć własny słownik używanych w opisie czy zastrzeżeniach pojęć. Natomiast inne źródła zewnętrzne, takie jak ogólnodostępne słowniki, zeznania ekspertów czy historia postępowania mają drugorzędne znaczenie dla interpretacji treści zastrzeżeń patentowych.

Co więcej, historia postępowania przed Urzędem Patentowym oraz przedstawiane w jej toku informacje powinny być brane pod uwagę bardziej sceptycznie, niż wyrażenia zastosowane ostatecznie w zastrzeżeniach, gdyż w trakcie postępowania ostateczny zakres ochrony nie jest jeszcze znany i jest on ustalany właśnie w trakcie postępowania.

Tym samym USPTO zastąpi stosowany do tej pory standard rozsądnej interpretacji (broadest reasonable interpretation- BRI) w postępowaniach przed Izbą Badań i Odwołań PTAB.

Stosowany przez ekspertów USPTO standard BRI powodował, że udzielony patent mógł potem być łatwo unieważniony, w oparciu o te same dokumenty ze stanu techniki.

Więcej na http://www.ipwatchdog.com/2018/10/10/uspto-publishes-final-rule-phillips-standard-ptab/id=102210/ .

Footnote

1 Sprawa Philips vs AWH dotyczy sporu o naruszenie patentu US 4,677,798. Pan Edward H. Phillips wynalazł i opatentował modułowe panele stalowo-skorupowe, które można zespawać ze sobą tworząc odporne na wandalizm ściany. Panele są szczególnie przydatne przy budowie więzień, ponieważ są nośne i odporne na uderzenia, a także izolują przed ogniem i hałasem. Pan Phillips uzyskał patent na wynalazek a następnie zawarł umowę z AWH Cor. na sprzedaż paneli. Po zakończeniu umowy AWH nadal korzystało z tej technologii bez wiedzy i zgody E.Philipsa, stąd Philips wytoczył powództwo o naruszenie patentu i przywłaszczenie tajemnicy handlowej. Ostatecznie, Sąd Apelacyjny USA w pełnym składzie ustanowił hierarchię dowodów branych pod uwagę przy interpretacji zastrzeżeń patentowych.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.