在中国，商标使用的争议主要集中在涉外定牌加工（简称OEM）问题上。何为商标使用，中国《商标法》第48条规定"本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。"然而涉外定牌加工并非一个法律概念，而是国际加工贸易业务的一种形式。涉外定牌加工一般是指国内生产加工的企业直接接收境外定作人的委托，生产加工的贴牌产品全部交付给定作人并销往境外而不在中国境内销售的行为。涉外定牌加工所涉商标侵权问题，即国内生产加工企业在相同或类似商品上贴附与国内注册商标专用权人相同或近似商标的行为，是否认定构成侵犯注册商标专用权。

这一问题，随着2019年10月最高人民法院公布的本田技研工业株式会社(Honda Motor Co., LTD.)诉重庆恒胜鑫泰贸易有限公司和重庆恒胜集团有限公司的"HONDA"商标纠纷再审案（以下简称"HONDA"案）再度掀起热议，因该案件认定涉外定牌加工对商标的使用构成商标侵权的观点，与最高人民法院2015年公布的典型案例莱斯防盗产品国际有限公司诉浦江亚环锁业有限公司侵害"PRETUL"商标权纠纷再审案（以下简称"PRETUL"案）、最高人民法院在2017年公布的上海柴油机股份有限公司诉江苏常佳金峰动力机械有限公司侵害"东风"商标权纠纷再审案（以下简称"东风"案）认为涉外定牌加工的使用形式不属于商标法意义上的商标性使用因而不构成侵权的观点相左。

在最高人民法院公布的"HONDA"案之前，康瑞律师所在2018年9月收到过上海浦东新区人民法院关于涉外定牌加工案件的一份判决，我方代理的国外客户确认不侵权之诉的案件胜诉，涉外定牌加工的产品被法院认定为不构成侵权，并在我方客户同时提起的要求对方赔偿给我方客户造成的损失的案件中占据优势，迫使对方同意将其中国注册的商标转让至我方客户名下。我所代理的此案中法官的审理思路，沿袭了"PRETUL"商标案和"东风"商标案的观点。

在"PRETUL"案中，最高人民法院认为："本案中，根据原审法院查明的事实，储伯公司系墨西哥'PRETUL'或'PRETUL及椭圆图形'注册商标权利人(第6类、第8类)。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用'PRETUL '相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关'PRETUL'标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。"

在"东风"案中，最高人民法院认为："商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源。一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。根据原审法院查明的事实，常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。

可见，在"东风"案中，最高人民法院延续了"PRETUL"案的观点，即涉外定牌加工产品上的标识指向的是境外委托人，一般不会影响涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，并在此观点上有所发展和深入，即强调了需要考量定牌加工中的加工方是否尽到合理的注意义务，对国内商标权人是否造成实质性的损害。

在最高人民法院上述两个案例的参考下，并且考虑到现阶段涉外定牌加工是中国对外加工贸易的重要组成部分，法院审理此类案件虽采用个案认定原则，但如无特殊情形，一般采用涉外定牌加工形式不侵权的观点。

然而，去年的"HONDA"案使得涉外定牌加工问题有了新的司法动向，即最高人民法院现倾向于认定涉外定牌加工行为构成商标权侵权。下面是最高人民法院作出此结论的主要理由：

在"HONDA"案中，最高人民法院认为："商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的'商标的使用'应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。商标使用意味着使某一个商标用于某一个商品，其可能符合商品提供者与商标权利人的共同意愿，也可能不符合商品提供者与商标权利人的共同意愿；某一个商标用于某一个商品以至于二者合为一体成为消费者识别商品及其来源的观察对象，既可能让消费者正确识别商品的来源，也可能让消费者错误识别商品的来源，甚至会出现一些消费者正确识别商品的来源，而另外一些消费者错误识别商品的来源这样错综复杂的情形。这些现象纷繁复杂，无不统摄于商标使用，这些利益反复博弈，无不统辖于商标法律。因此，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的'商标的使用'"。

"相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于'贴牌商品'也存在接触和混淆的可能性。"

中国虽然不是案例法国家，最高人民法院的案例没有绝对遵循的效力，但亦在积极探索和逐步建立案例指导制度，尽量避免同案不同判的情形。因此，"HONDA"案今后对全国各地法院司法和海关执法等处理同类案件有一定的指导性作用，但因各地经济、司法环境及个案特殊因素等不同，司法或执行机关裁判的尺度和把握或许有所不同，能透过表面形式、直达商标使用的本质，作出更有利于诚实经营的善意使用人的裁决。

Originally published by Kangxin, on June 2020

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