在中国, 发明专利中的权利要求可以分为产品权利要求和方法权利要求,在产品权利要求和方法权利要求中均存在着使用用途特征进行限定的情况。

对于产品权利要求中用途特征的限定作用,在专利审查阶段,《专利审查指南2010》规定了:

"对于这类权利要求,应当考虑权利要求中的用途特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该用途由产品本身固有的特性决定,而且用途特征没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变,则该用途特征限定的产品权利要求相对于对比文件的产品不具有新颖性" 1(参见专利审查指南第二部分第三章3.2.5节)。

可以看出,在我国,对于产品 权利要求中用途特征的限定作用,已经有了相对明确的规范。

然而,对于方法权利要求中用途特征的限定作用, 《专利审查指南2010》并没有给出与产品权利要求类似的规定。

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目前关于方法权利要求中用途特征的限定作用的颇具典型的案例是请求人江苏恒瑞医药股份有限公司就专利权人参天制药株式会社、旭硝子株式会社的ZL01815617.7号发明专利提出的"滴眼液"发明专利权无效宣告请求案。

北京高院认为,在进行新颖性、创造性判断时,方法权利要求中的用途特征均予以考虑,而每个特征的实际限定作用应最终体现在权利要求保护的整体技术方案上,并且应当区分该用途特征属于基于发现产品新的性能而做出的特定用途发明的技术特征,还是仅为已知产品或组分某种固有性质或使用效果的描述。如果方法权利要求中的用途特征仅是机理的分析阐述或者技术效果的描述,则无法使发明具备突出的实质性特点。

基于以上北京高院给出的关于方法权利要求中用途特征的限定作用,笔者认为,在撰写方法权利要求时,我们需要结合 专利申请的发明点确定用途特征的实际限定作用,然后考虑如何与现有技术相区分。

例如,在一个专利申请中,权利要求1要求保护一种对水系统进行处理以防止水垢生成的方法,所述方法包括向水系统中添加组分A。在现有技术中存在向水系统中添加组分A抗微生物的记载。

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在这种情况下:

(1)如果该 专利申请的发明点在于发现向水系统中添加特定浓度的组分A可以防止水垢生成,那么防止水垢生成是技术效果的描述,在这种情况下在以上权利要求中仅限定防止水垢生成,必然不能体现该专利申请的发明点是特定浓度的组分A且不能与现有技术的方法相区分,因此需要将组分A的特定浓度限定在以上权利要求中;

(2)如果该专利申请的发明点在于发现向水系统中添加组分A的同时添加组分B可以防止水垢生成,那么在这种情况下在以上权利要求中仅限定防止水垢生成仅是描述了特定组合A和组合B的技术效果,没有体现出该申请的发明点在于组分A和组分B的组合使用,为了体现发明点,需要将组分B同时限定至以上权利要求中,当然,如果发明点在于特定比率的组分A和组分B,那么还需要将该特定比率限定至以上权利要求中;

(3)如果该专利申请的发明点在于发现添加组分A防止水垢生成,而基于现有技术的记载,该专利申请的发明点实际上在于组分A的新用途,而非是对方法的改进,这时该专利申请需要保护的并非以上类型的方法权利要求,而是用途权利要求(一种特殊的方法权利要求),因为用途特征限定的以上方法权利要求并不直接对应于用途权利要求。

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从以上分析可以看出,方法权利要求中的用途特征如果仅是对技术效果的描述,依据该用途特征并不能使之与现有技术相区分,而使之与现有技术相区分的是实现该技术效果的技术手段,即技术特征。

因此,在撰写专利申请时,我们需要将实现技术效果的技术手段限定在权利要求中。

另外,对于技术人员而言,在进行专利挖掘和布局时,也需要将重点放到技术手段的挖掘上,从而在现在技术的基础上创造出新的发明。

以上仅是笔者的一些拙见,如观点有片面或错漏之处,望得到各位专家和同行的批评和指正。

Footnote

1. 专利审查指南[M]. 北京: 知识产权出版社. 2010, 1.

Originally Published 09 May, 2020

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