La Oficina Ecuatoriana de Propiedad Intelectual da un fuerte golpe a las solicitudes de marcas parasitarias

  • La conocida marca de cosméticos HUDA BEAUTY presentó una oposición contra la solicitud de una marca idéntica con base en el derecho de prioridad previsto en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
  • La Oficina de Propiedad Intelectual del Ecuador rechazó la solicitud y se encargó de revisar la base de datos de marcas en línea de la OMPI para constatar el derecho en el país de origen del oponente, y de aceptar los mencionados resultados en línea como evidencia del derecho.
  • La decisión representa una relajación de los requisitos probatorios y demuestra una proactividad rara vez vista en la Oficina de PI del Ecuador.
  • Esto sugiere la voluntad de las autoridades para proteger a las grandes marcas contra las solicitudes de marcas parasitarias.

Los aspectos negativos del sistema "primero en registrar"

El sistema de marcas de Ecuador es lo que se conoce como "primero en registrar". Esto significa que simplemente usar una marca en Ecuador confiere poco o ningún derecho. Además, los problemas a los que se enfrentan los propietarios de marcas en Ecuador que no han logrado garantizar el registro de su marca se agravan por el hecho de que las autoridades han tardado en reconocer incluso las marcas famosas que aún no se utilizan en Ecuador. El país es signatario del Convenio de París, pero hacer cumplir el Artículo 6 bis ha resultado ser extremadamente problemático; incluso después de superar los onerosos requisitos probatorios de legalización y traducción, el umbral para el estatus de notoriedad casi siempre resulta insuperable.

También es importante tener en cuenta que una vez que una marca está registrada, existe una clara inclinación hacia la presunción de validez y un registro también es una defensa contra la infracción. (De hecho, hay un número significativo de registros ecuatorianos que posiblemente sean completamente descriptivos, relacionados con exámenes erróneos que datan de varios años, pero es difícil eliminarlos del registro debido a tales presunciones de validez. Esto crea problemas importantes para asesorar a los clientes, más notablemente con respecto a la infracción).

Por lo tanto, cuando los oportunistas buscaban registrar marcas famosas para las cuales el cliente y el propietario de la marca no tienen derechos ecuatorianos o dentro de la comunidad andina, sonaban las alertas tradicionales, particularmente dado que las disposiciones de mala fe son limitadas en Ecuador; la mala fe no progresará a menos que se pueda demostrar que existe o hubo una relación entre las entidades, o que el solicitante tiene la costumbre de registrar marcas para obtener ganancias financieras.

¿Un enfoque nuevo?

Hay sugerencias de que la tendencia se está volviendo hacia los titulares de marcas famosas y las grandes marcas en general. En los últimos dos años más o menos, hemos visto una mayor disposición tanto de los tribunales como de las autoridades administrativas para actuar en acciones contra la falsificación y la infracción presentada por los propietarios extranjeros de grandes marcas. Además, en un caso reciente relacionado con la marca de cosméticos HUDA BEAUTY, el solicitante, una entidad china, estaba tratando de registrar una variación de la marca de la casa HUDA BEAUTY, pero esencialmente una marca idéntica. HUDA BEAUTY en sí misma no tenía ningún derecho local relevante en el cual fundamentar su oposición. Sin embargo, en este caso pudo fundamentar su oposición en una nueva solicitud en Ecuador demandando el derecho de prioridad derivado de una solicitud en Brasil, de acuerdo con el Convenio de París. El caso se consideró sólido; sin embargo, la decisión de la oposición en sí misma fue algo sorprendente.

A pesar de no reconocer correctamente la reivindicación de prioridad, la oficina de Propiedad Intelectual del Ecuador procedió a rechazar la solicitud oportunista sobre la base del artículo 6 quinquies del Convenio de París. Lo que es más importante, esta oficina de oficio se encargó de revisar la base de datos en línea de marcas registradas de la OMPI para constatar el derecho en el país de origen del oponente y aceptó estos resultados en línea como evidencia del mencionado derecho. El enfoque de la oficina de Propiedad Intelectual del Ecuador es sorprendente dada su disposición estricta en cuanto a los requisitos probatorios, y también su proactividad. La decisión también debe leerse junto con otro caso reciente en el que la Oficina de Propiedad Intelectual aceptó una verificación notarial de una página web como evidencia de derechos andinos anteriores en lugar de los certificados de registro legalizados físicamente, como suelen exigir las autoridades.

Es difícil decir si esta decisión es una prueba de voluntad para proteger los intereses de los propietarios de las marcas más importantes. Sin embargo, no sería sorprendente si lo fuera, dado el cambio en la dirección política dentro del país. Los requisitos probatorios a menudo son prohibitivos en los trámites de marcas en Ecuador, en un momento en que el país está abriendo sus puertas a inversores extranjeros comparado a gobiernos anteriores, los acuerdos recientes con la Unión Europea y el FMI requieren que se considere al Ecuador más amigable para inversionistas e intereses externos; con el acuerdo de la Unión Europea en particular que brinda protección a alrededor de 100 indicaciones geográficas de la UE en Ecuador. El actual presidente también está siendo visto como alguien muy dispuesto a aceptar ese cambio de dirección.

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