Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas.

¿Le gustaría aumentar la protección de su marca en México e incluso (en algunas cosas) en el extranjero? ¿Qué le parecería poder impedir que alguien registrara SU marca para productos diferentes o en otro país? Gracias a recientes reformas a Ley de Propiedad Industrial ("LPI"), esto ya es posible en México.

Si bien el tema de marcas notorias no es nuevo en nuestro país, anteriormente no se establecía un procedimiento para que la autoridad en México estimara o declarara como tal una marca registrada, lo que dificultaba la aplicación de estas disposiciones.

La reciente reforma del 16 de junio de 2005 a la LPI (la Reforma) contempla un procedimiento específico para obtener esta protección con la posibilidad de que los titulares de marcas puedan solicitar su declaración como notoriamente conocidas y/o famosas.

Algunas de las ventajas de obtener esta declaratoria son:

  • Que la autoridad niegue, de forma automática, una solicitud de marca igual o semejante en grado de confusión a la marca notoriamente conocida y/o famosa registrada en México, independientemente de los productos o servicios que desee proteger.
  • Evitar el gasto y administración de diversos registros marcarios, incluyendo clases aplicables, licencias, renovaciones, entre otros.
  • Disminuir las posibilidades de tener que iniciar procedimientos administrativos de nulidad o cancelación contra registros de terceros con marcas similares.
  • Obtener una mayor protección en caso de usos no autorizados de la marca notoriamente conocida y/o famosa en otros países o incluso en Internet como en el caso de nombres de dominio. Al respecto es importante señalar que tanto el Convenio de París como el TLCAN establecen disposiciones para la protección de marca notoriamente conocida entre los países miembros.

Uno de los principales problemas que, hasta antes de estas reformas, han tenido que enfrentar los titulares de marcas notoriamente conocidas o famosas consiste en que terceros, buscando beneficiarse del prestigio que tienen dichas marcas, solicitan su registro para proteger productos o servicios diferentes, causando confusión a los consumidores y –en ocasiones– desprestigiando la reputación de la marca conocida o famosa.

Diversos han sido los casos en donde una marca de prestigio y reconocimiento mundial ha sido registrada en nuestro país por una persona diferente al titular, entre ellas "Cartier", "Banana Republic", "Gucci"y "LaCoste".

Con esta Reforma se aclaran los conceptos de marcas notoriamente conocida y marca famosa (que no son sinónimos); se crean reglas específicas respecto al procedimiento de declaratoria de notoriedad o fama de marcas y se fundamentan las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") para emitir dichas declaratorias.

¿Qué sigue?

  1. Evaluar si su marca esta protegida adecuadamente y vigente
  2. Contactarnos para evaluar si su marca registrada cumple con los requisitos establecidos por la Reforma (¿qué tanto identifican los consumidores o un grupo específico de los mismos o de la industria a su marca?) ¿cuánto tiempo se ha utilizado su marca en el país? ¿cómo se ha publicado la misma – y cuánto se ha invertido en dicha publicidad? ventas significativas y presencia en el mercado mexicano, entre otros).
  3. Definir si su marca calificaría como marca notoriamente conocida ó como marca famosa.
  4. Llevar a cabo el procedimiento establecido
  5. Obtener la declaratoria correspondiente.

Para más información, por favor no dude en contratarnos.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To return to the English version of this article please click 'previous page' below: