Malgré l'absence de formalités particulières au Canada, la concession de licence de marques de commerce recèle certains pièges pour les personnes peu averties. Il faut porter une attention particulière à la rédaction des contrats de licence pour empêcher la contestation de la validité des marques de commerce sous-jacentes. Il est tout à fait possible qu'un contrat de licence jugé acceptable en vertu de lois étrangères ne respecte pas les exigences canadiennes.
La notion de « contrôle » des caractéristiques ou de la qualité des produits ou des services associés à une marque de commerce est au cSur du droit des marques de commerce au Canada. Par exemple, le contrôle pourrait impliquer le droit d'un propriétaire d'une marque de commerce à effectuer des inspections et à demander des rapports et des échantillons à l'égard des produits ou des services. Par le passé, les tribunaux ont conclu qu'un droit d'inspection annuelle et qu'un droit de résiliation du contrat de licence en cas de défectuosité des produits démontraient un contrôle suffisant.
En règle générale, le contrôle nécessaire ne suppose ni un contrôle des activités commerciales quotidiennes ni un simple contrôle de l'apparence des marques de commerce. Un contrôle relatif à des aspects limités des opérations (p. ex. les pièces ou les ingrédients pouvant être utilisés) qui ne s'étend pas aux produits finis ou services véritablement vendus aux consommateurs est insuffisant.
Si un contrat de licence ne prévoit pas de mécanismes de contrôle adéquats, il est possible que l'utilisation du licencié ne puisse être attribuée au propriétaire de la marque, ce qui pourrait avoir de graves conséquences. Un propriétaire de marque de commerce serait exposé à
- une procédure administrative en radiation en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce pour non-usage devant l'autorité administrative, la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC), et
- une procédure d'invalidation en raison de l'absence de caractère distinctif et de non-usage devant la Cour fédérale du Canada.
Comme l'instance prévue à l'article 45 vise à éliminer le « bois mort », la personne qui défend l'enregistrement doit satisfaire à un seuil moins élevé.
En l'absence d'un contrat de licence écrit ou si le contrat contient des dispositions inadéquates, le propriétaire pourrait néanmoins tirer profit de l'utilisation par le licencié de la marque s'il parvient à démontrer que le contrôle nécessaire est exercé dans la pratique. Autrement dit, il s'agirait d'un contrôle informel exercé sous forme de directives relatives à la qualité et aux caractéristiques des biens et des services ou d'une vérification de la conformité à des normes données.
L'exigence de contrôle s'applique également aux licences octroyées au sein d'un même groupe de sociétés, sauf pour les licences relatives à une « préparation pharmaceutique » à l'égard desquelles un simple contrôle corporatif suffit. En d'autres termes, dans le domaine des sciences de la vie, les dispositifs médicaux ou les autres produits proposés qui ne sont pas des préparations pharmaceutiques doivent toujours faire l'objet d'un contrôle par le propriétaire de la marque de commerce, et ce, même si celui-ci détient la totalité des actions en circulation du licencié. Un contrôle peut être démontré lorsque les mêmes personnes occupent des postes de gestion à la fois auprès du licencié et du concédant de licence, et lorsqu'ils démontrent que les mêmes normes sont appliquées.
Une bonne pratique consiste à donner un avis public indiquant qu'une marque est utilisée sous licence et à identifier le propriétaire de la marque. Un tel avis public laissera présumer que le propriétaire d'une marque de commerce exerce le contrôle nécessaire sur la qualité et les caractéristiques des produits et des services.
Au moment de rédiger un contrat de licence, il faut s'assurer d'utiliser une formulation souple quant à la portée du contrat de manière à tenir compte, par exemple, de la création de nouvelles marques de commerce et de la prolongation de l'utilisation de la marque de commerce pour des nouveaux produits et services. Si la formulation est trop rigide ou limitée, les parties pourraient devoir modifier le contrat de licence afin qu'il soit conforme aux exigences en matière de contrôle.
Au-delà des importantes exigences de fond mentionnées ci-dessus, il n'existe aucune exigence officielle. Il est possible d'enregistrer les contrats de licence de marque de commerce auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), mais ce n'est pas obligatoire. De plus, pour être valide au Canada, il n'est pas nécessaire de faire certifier ou attester un contrat de licence de marque de commerce par un notaire ou une autre personne similaire.
Le contrat de licence de marque de commerce doit respecter l'exigence relative à la formation d'un contrat prévue dans la loi qui le régit, ce qui, dans certains cas, pourrait nécessiter une contrepartie par le licencié. C'est une pratique courante d'imposer le paiement de redevances comme contrepartie, mais il pourrait s'agir d'une promesse de faire ou de ne pas faire quelque chose afin d'assurer la validité du contrat en vertu de la common law canadienne.
Le droit des marques de commerce au Canada présente des particularités que les propriétaires de marques de commerce devraient connaître afin de mettre à profit et de monétiser leurs marques de commerce au moyen de contrats de licence, même au sein d'un même groupe de sociétés.
L'équipe de propriété intellectuelle de Fasken possède une vaste expérience qui lui permet d'aider les entreprises à rédiger et à négocier des contrats de licences de marques de commerce au Canada et de vous fournir l'assistance requise.
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