En décembre 2017, la décision G1/16 de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) a entériné le raisonnement d'une décision précédente (décision G1/03) et a déclaré que des clauses d'exclusion non divulguées dans le texte original sont en fait autorisées dans certaines circonstances.
Une clause d'exclusion (« proviso » ou « disclaimer » en anglais) est une caractéristique « négative » qui exclut l'objet de la portée d'une revendication de brevet. Par exemple, si une revendication mentionne un « liquide », et qu'il est nécessaire d'exclure l'eau pour restaurer la nouveauté de la revendication au vu d'un document antérieur, la clause d'exclusion pourrait être envisagée. Ce type de clause permet donc souvent de faire débloquer l'examen pour mener à un brevet.
La disponibilité des clauses d'exclusion non divulguées est une bonne nouvelle pour les demandeurs et brevetés, en particulier ceux poursuivant l'examen de demandes de brevets du domaine de la chimie. En effet, certaines demandes utilisent parfois des formules génériques qui peuvent accidentellement incorporer des composés décrits dans un domaine technique totalement indépendant. Le recours à de telles clauses peut s'avérer une porte de sortie importante pour restaurer la nouveauté des revendications.
Certaines décisions antérieures de l'OEB, notamment G1/03 et G2/10, semblaient présenter des interprétations conflictuelles. En effet, G1/03 avait précisé que les clauses d'exclusion « non divulguées » (c'est-à-dire qui ne reposaient pas sur la demande telle que déposée) pourraient être utilisées dans un nombre limité de circonstances, contrairement à la règle générale selon laquelle les modifications ne doivent pas ajouter de nouveaux éléments au-delà de la portée d'une demande initialement déposée. Au contraire, la décision G2/10 de la Grande Chambre précisait que l'objet restant dans la revendication après l'introduction de la clause devait être directement et sans ambiguïté déductible de la demande telle qu'elle avait été initialement déposée.
La décision G1/16 est la troisième décision de la Grande Chambre de recours sur l'admissibilité de ces clauses depuis 2004 – un reflet de la controverse que cette forme d'amendement a attirée à l'OEB. Cette nouvelle décision a donc réglé ce conflit apparent en précisant la norme à appliquer.
L'examen de certaines demandes de brevets européennes utilisant des clauses d'exclusion avait été suspendu dans l'attente de cette décision de la Grande Chambre de recours. L'examen semble toutefois avoir repris à l'OEB qui dispose maintenant de directives clarifiées à ce sujet. Et ce sera probablement à l'avantage des demandeurs de brevets.
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